芮松艳：与商标法修改相关的问题

近年来关于商标恶意抢注以及异议程序等诸多问题日益凸显，为了给业内人士提供更多交流探讨的机会，近日中国知识产权杂志联合中央财经大学知识产权研究中心，共同主办了“关于商标法修法难点问题的研讨会”。来自司法界、实务界以及学术界的专家、学者、律师等近200余人参加了此次研讨会。

在主题演讲环节，北京知识产权法院芮松艳法官从现行《商标法》中需要修改的几个条款入手提出了一些自己的建议。以下是她的演讲内容实录。

今天给大家介绍一下我个人认为现在我们商标法中需要修改的一些条款，这些条款只涉及到实体条款。我介绍的逻辑顺序是：每一个条款现在存在什么问题，为什么存在这个问题，需要怎么进行修改。我主要会涉及这些条款：第7条、第10条第2款、第11条第1款（1）项、第13条、第30、31条、第57条和第59条第3款。当然这肯定不是现在商标法中存在问题的所有条款，但这些条款是对司法实践影响最大的条款。其实这里还落了一个条款，就是刚才大家都说过的15条。15条2款是上次修改的条款，但并不成功，其实很多之前我们能够解决的问题，现在加上15条2款之后反而解决不了了。这不仅仅涉及到15条1款和2款之间的适用范围问题，还涉及到15条2款跟32条之间的关系，这些问题给法官带来了比较大的困扰。但为什么今天不说，是因为按照我们对以往立法经验和修法经验的认知，刚加的条款不可能这次就改。

一.第7条

申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。

下面逐一说一下这几个条款，先说一下第7条。第7条是上次修法的时候新增加的诚实信用原则。商标法诚实信用原则这个条款大家认为它是一个绝对理由还是相对理由？判断它是绝对理由还是相对理由的目的是什么？就在于确定是否可以以此为由提异议或无效。商标法现在有异议制度，有无效制度，是不是商标法所有的条款都能够作为依据用来提异议和提无效？显然是不行的。商标法中规定有明确的异议条款和无效条款，具体来说就是商标法33条异议条款，商标法44条和45条无效条款。如果说商标法某一个规定没有规定在这三个条款中，任何人都不能以此为由来提无效和异议。商标法第7条有没有在这三个法条中规定？很显然是没有的。所以这个事情是没有任何争议的，第7条不能作为无效条款和异议条款，它就是没用的。其实这个条款在上一次修法的时候我们是极力要求增加的，但是我们要求增加的时候是希望它作为无效条款和异议条款的。最后的结果是进行了折中，加入了这个条款，但是没有把它的实体地位固定下来。我们不能将诚实信用原则作为无效条款和异议条款，实践中就造成很多问题。就像刚才的发言人一直在说的恶意注册。恶意注册分很多种，有一些是有相对权利人的，这种情况我们可以用具体条款。但是像大家熟知的大量囤积商标的等等情况，这很难适用具体的无效条款来提无效。现在大家用的条款无非是不良影响条款（10条1款8项）或者是欺骗或者不正当手段（44条）。但是实际上都会有适用的障碍。不良影响是商标标志本身有不良影响。就算申请人申请了1万个，但如果标志本身没有任何问题，用不良影响条款就存在障碍。适用44条最大的程序障碍就是它是无效条款，商标局在审查的时候不能用，它连异议条款都不是。扩大解释这几个条款来适用其实有很多解释障碍。与其这样不如将诚实信用原则规定成无效条款或者异议条款，无论对于商标评审委员会还是法院，都会解决非常多的问题。

二.第10条第2款

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。

但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；

已经注册的使用地名的商标继续有效。

刚才说的是诚实信用原则，下面说10条2款。有关10条2款我们在上次修法时也给立法机关提了建议，在其中一稿被吸纳，但在下一稿中又未被采纳。在地名条款的适用问题上，会出现这些问题：第一个问题是县级以下的和非公众知晓的外国地名，很显然不属于10条2款的适用范围。是不是可能会被认为县级以下的可以注册，非公众知晓的也可以注册？ 第二个问题是10条2款中其他含义的问题。大家会发现在很多裁文和判决中，审查员和法官都想尽各种办法来解释什么是其他含义，解释的目的就是为了让这个商标可以注册。还会涉及到另外一个问题，地名商标有没有第二含义？按照这个条款来看，大家觉得地名商标可不可能有第二含义，也就是它可不可能通过使用获得注册。大家觉得有获得注册的空间吗？显然是没有的。如果说这个商标是属于适用10条2款的商标，它使用的再有知名度，也不可能被注册，因为10条2款本身就是禁止使用的，而不是禁止注册的条款。商标法中分禁注条款和禁用条款，禁用条款是不可能通过使用获得注册的。

对任何一个条款的分析，最重要的是知其然，也要知其所以然，否则很多问题是没有办法解释的。之所以要规定10条2款，之所以地名不能注册，无非就是显著性的问题：是因为地名如果注册在商标中，会让大家认为它显示的是这个商品的产地来源，在这种情况下，这个地名不会被相关公众识别为商标，没有显著性。另外一方面，如果我们允许地名注册，就意味着本地的同业经营者在相当程度上就没法用了，所以在这个角度是否允许地名注册商标会涉及到本地同业经营者利益。从10条2款规定的目的出发进行理解，虽然说该条款规定的是县级以上和公众知晓的地名不能获得注册，但县级以下和非公众知晓的是不是也会存在（显著性的）问题？显然也存在。所以其实他们也不应该被注册，只是说不能用10条2款来注，因为明显超出了它的适用范围。如果从这个角度出发，通过理解这个条款背后的法理意义，地名可不可能有第二含义？当然可能有，因为包含地名的商标在大量使用的情况下，如果已经有识别能力了，相关公众能认知了，当然可以（获得注册）了。这就是这个条款存在的问题。

如果一个法律的规定，无论审查员还是法官，都需要想尽办法找各种角度来解释它，然后得出自己认为公平的结论，这就说明立法有问题。所以如果说我们不从其他含义这个角度来规定，我们可能就不需要在很多案子中来解释什么叫其他含义了。印象丽江、上海故事、北京奔驰，是现实的几个案子。我认为，这几个商标如果使用的知名度比较大，注册下来应该是没有问题的。但是丽江、上海、北京都是县级以上行政区划，都属于10条2款的适用范畴，如果适用10条2款，这几个商标肯定不能被注册。

此外，这里还涉及到另外一个问题，10条2款跟11条2款关系：11条1款第2项规定了其他特点。因为任何一个对商品特点的描述都属于没有显著性的情形。而地名就是一个对产地的描述，即便它实际上不是对产地的描述，相关公众也可能会认为它是产地的描述。所以在这种情况下，它属于显著性条款中具有其他特点的情形，更应该适用的是11条1款2项。上次修法时我们看到有一版修改稿规定的是：“重量、产地及其他特点”，我认为这种规定就非常合适，这样就可以解决我刚才所说的这个条款现在所存在的各种问题。

三.第11条第1款（1）项

下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

……

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。 第11条目前问题不是特别大，主要体现在第11条1款的“通用名称”规定上。这点在之前修法时也提过，也没有被采纳。第11条1款规定“仅有本商品的通用名称的不得作为商标注册”，但是第2款规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征的，可以获得注册”。它的问题在哪？任何一个通用名称可不可能经过使用获得显著性？我认为不可能。当然这不是说绝对不可能，这时需要一个反例推翻，如果谁能举出一个通用名称通过使用获得显著性的例子，我们就说这个条款有留下的必要性。但实际上按照我们正常的推理来说，这是不可能的。比如手机是个通用名称，手机注册在手机商品上，当你的手机上有手机两个字的时候，没有任何人会认为这是一个商标。哪怕这种手机卖了1亿台，（相关公众）也不会认为这是一个商标。这在客观上就阻碍了通用名称通过使用获得显著性的可能性。

四.第13条

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。 第13条是相对理由条款。在现行的商标法和上一次的商标法中，这两个条款是没有任何变化的，唯一的变化是序号变了，原来是13条1款、2款，现在改成了13条2款、3款。这两个条款无非就是一个针对同类、一个针对跨类，这就是它的区别。现在的问题在于驰名商标不仅仅在商标行政案件中会涉及到，不仅仅是授权确权程序中会涉及到，在民事的侵权案件中肯定会涉及到，这个是毋庸置疑的。最高法院有驰名商标的司法解释（《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》）。最高法院驰名商标的司法解释明确对13条2款的误导公众进行了扩充，包括三种情况：减弱驰名商标的显著性是我们通常所说的淡化，贬损驰名商标的市场声誉是我们说的丑化，再一个是不正当利用驰名商标的市场声誉。这个其实来源于欧盟。

这个条款最开始的时候我觉得它的逻辑有一点问题：这三种情况前两种是按照客观后果分的，第三种情况指的是主观恶意。但实际上在有贬损和丑化的情况下，任何一个使用人不可能没有主观恶意。我当时是感觉不正当利用市场声誉没有独立存在的必要性。但我去年审了一个串案，五个案子，我发现“不正当利用驰名商标的市场声誉”一定是要留下的。我发现确实存在这样一种情况，原告是驰名商标所有人，而申请人注册的这些商标真的是既不淡化又不丑化，但是不正当利用的目的非常明显。因为他虽然不能算是全类注册了这个驰名商标，但是基本上把与驰名商标相关的类别都注册了。如果有淡化的可能性或者有混淆可能性的，我们都可以直接用第9条2款或者13条2款，但是如果说没有任何一个客观的损害效果，我那个案件中就用的是不正当利用市场声誉，就把这个问题解决掉。实际上其实这个不正当利用市场声誉也是我们来遏制恶意注册的手段。

在司法实践中，我们在第13条3款的适用中一定会考虑淡化、丑化和不正当利用市场声誉的。这里就有一个问题：一方面司法解释中明确了13条2款包括三种情况，虽然它是一个民事的司法解释，但我们在商标的行政案件中和商标的民事案件中，对同一个问题的处理规则不应该不一样。所以如果我们在民事的案件中会考虑淡化、丑化和不正当利用市场声誉，那么我们在行政案件中必然会用。但现在客观存在的问题是：这是一个司法解释，商标评审委员会不是必须用，这种情况下就可能会使得法院的适用标准和商评委的适用标准不一致。虽然客观上商评委也会慢慢同意我们这种做法，但是他们在裁文中，我觉得不大方便直接写司法解释。所以这个问题的解决方式，就是把（这三种情况的规定）入法就行了。

但即便是把淡化、丑化和不正当利用市场声誉入法了，现有的规定还存在遗漏，这就是刚才说的相同、类似商品上是不是存在淡化的问题。第13条2款中对相同、类似产品法律规定是混淆，对于淡化只是用于非相同、非类似商品。但实际上在大量的情况下，淡化都出现在同类商品上。这个是我们的案子（图一），左边是诉争商标，右边这个商标大家都很熟悉。这两个商标都贴在包上，大家不太会混淆，但这种情况我们肯定是不能允许的。我们如果不能允许，它又不混淆，这对法官来说造成很大的障碍：貌似哪个条款都没违反，但是实际上对驰名商标所有人同样造成伤害，所以实际上，在相同类似商品的淡化是一定要解决的。

图一

除了这个例子，之前外地法院判过LV包的案例，大家知道LV一个包很贵的，被告的包是在超市卖的，20块钱一个，相关公众一定不会混淆的，但是会淡化。 这个条款另外一个问题，2款的混淆和3款的误导公众到底是什么关系。从立法技术上来讲，任何一部法律中，同样的用语应该是同样的文字表述，反过来说，同样的意思也应该同样的词来表述。但是在2款和3款中用的是不同的词，我们就需要考虑，混淆和误导公众到底是有意思上差别还是立法者当时没注意到用词的不一致？这个都会给我们的实践中带来困扰。实际上我理解，从立法者当时的意思这两个可能是相同的含义。但是考虑到我们目前的司法实践的发展，在修法中肯定不能把3款再仅仅理解为误导了，而是可以加上混淆、淡化、丑化、不正当利用市场声誉，这几种情况都加上就可以。这是一个文字上的问题。

五.第30、31条

申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

下面来说最常用的30条和31条。上次修法中这两条也是变了序号，文字表述没有任何的变化。这个条款的问题就在于一点，这条规定要不要求混淆。30条和31条强调了商品和商标的相同和近似或者类似，这个条款我们到底需不需要混淆，混淆的因素在这个条款中是一个考虑因素还是一个判断标准？这个是我们必须要考虑的。这个问题其实我感觉应该是没有争议的，混淆是商标法最重要的一个原则。但问题恰恰在于在上次修法的过程中，第57条，也就是民事侵权的条款中增加了混淆的要件，但是在商标授权确权注册的条款中没有加进去。这就产生了问题：因为实际上在很多案子中我们必须要把混淆的要素解释进去，这就会造成一个逻辑循环，比如说司法解释之前为了适应这个规定，就规定足以导致混淆的商标就是近似，足以导致混淆的商品就叫类似。这其实是逻辑悖论，商品怎么可能让大家混淆，再类似的两个商品大家也不会混淆。我们说矿泉水和可乐很类似，但不大会混淆。桌子和椅子也一样。这就存在违背基本的生活常识的问题。但没办法，因为现在法律现在有问题。所以这里一定要把混淆加进去。正常的判断逻辑是这样的：在考虑一个商标能不能注册的时候，需要考虑的是它可不可能跟在先的商标相混淆，这是唯一判断标准。只是说在考虑这个唯一判断标准的时候，会考虑很多要素，商品类似程度和商标的近似程度是它的考虑因素，而不是说商标的近似和商品的类似是它的判断标准，这已经完全搞混了他们之间的位置关系。

我还是要说的是，我们在考虑混淆的时候，商品的类似程度和商标的近似程度虽然是它重要的两个考虑因素，但不是仅仅存在的两个考虑因素，很多的时候还需要考虑很多其他因素，比如商品的特点。大家看这两个图样（图二），一定是有一定的近似程度的，但这个近似程度是不是足以导致混淆，取决于它用在什么商品上。这个商标是注册在表上的，在不考虑其他因素的情况下，仅考虑商品的特点和商标近似的程度，这两个商标注册在手表上会不会使大家产生混淆？手表上的商标特别小，大家看不到细致的差别，大概就是看一个轮廓，这个时候其实它的差别对于我们的视觉效果来说不那么重要了。所以它在表上我们认为是混淆的。但是如果换一个商品，商标很大，不需要非常仔细的区分也是能看出来差别的。

另外，宾王和洛宾王（图三），大家认为会混淆吗？在考虑混淆的时地域因素是一个很重要的因素。这两个商标的商标申请人和引证商标的所有人都是浙江义乌的。在浙江义乌，宾王等同于洛宾王，在当地一定会混淆。大家可能会说，注册商标是一个全国有效的商标，为什么要考虑所处的地域呢？我的案子中一定会考虑地域因素。理论上来讲，所有的注册商标都是全国有效的，但我们要考虑的是商标的实际使用。绝大部分商标都是在本地开始使用，此外，如果这两个商标都是义乌的企业，申请人一定知道之前有这样的商标存在，而他还去注册这样一个商标，很难认为他主观上是善意的。之前还有涉及到哈尔滨红肠的案件，也主要考虑在当地大家一定会混淆。这时候我们就不能给予注册，就从根上断绝混淆的可能性。这仅仅是我举的两种情况，如果这两种情况我们当前的法律不以混淆为标准，而仅仅是近似和类似，这两种情况无法得到妥善判决。所以这就是混淆对于30条和31条的重要性。

六第57条

有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

……

下面说57条。57条和30、31条是对应的，57条是民事保护的条款，而30、31条是注册的条款。这里面我们只需要看的是第1款需不需要混淆的要件？如果需要的话，为什么在第1款中没写？这个很容易解释，相同商品相同商标基本上99%的可能性它都是混淆的，所以就不必要写了。但是其实1款应当明确规定混淆，因为在特殊的情况下会有人认为1款是不需要混淆的，只要有相同商品相同商标就一定侵权。这个结论其实是不对的。1款是推定混淆。推定混淆决定了举证。如果是推定混淆，作为商标权人是不需要举证存在混淆的可能性的，由被告说明不混淆。这就是第1款和第2款的区别，第1款就需要被告来证明为什么不混淆。

除此之外，驰名商标也是商标法非常大的一个漏洞，一直存在。驰名商标的保护是民事保护非常重要的一部分，但这么重要的部分在侵权条款中不体现，这是不应该的。当然在我们法院的层面，可以通过民事司法解释解决这个问题。但法院司法解释解决的仅仅是法院的问题，商标是有行政执法的，行政执法怎么来处理这些问题没有法律依据。所以这是一定要由法律规定的内容，应当将司法解释对驰名商标的侵权条款的规定（《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第2项和第2条）和之前所说的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》中三种情况的规定一起规定到商标法中。对于未注册驰名商标，未注册的驰名商标是不是一定有必要赔偿损失呢？这取决于立法者的目的。其实我们现在的商标法是注册商标法。我们所有的保护都针对的是注册商标。是不是可以这样理解：立法者希望所有想要享有商标权的人注册商标，如果不注册，在商标法的框架下的保护就是非常有限的，不要想用商标法来保护。如果从这个角度来说，可以不给他赔偿。不过商标权人也不是没有任何渠道来获得赔偿，其实反法保护没有任何问题，这是两个法律之间的一个平衡。

七.第59条第3款

商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

最后一个条款，先用条款。先用抗辩是上次修法新加进去的。先用抗辩的争议一般来说都集中在什么是原有范围。2016年我们判了一个启航的案子（（2015）京知民终字第588号），涉及到的就是先用权。那个案子判了之后有很大争议，但基本集中在原有范围的问题上。今天我们谈的是修法，原有范围涉及到对于法律的解释，不需要在这个场合里讨论。这里主要讨论这个条款是否有需要修改的地方。先用抗辩条款的时间点中其实有两个，首先是在申请日之前。如果商标注册人有使用，这时候被告抗辩时，要证明自己的使用行为既早于商标权人的申请日也要早于商标权人自己使用的时间。大家分析一下为什么要规定两个时间点，申请日好理解，为什么要规定使用日？这就是我刚才说的，我们对于法条的理解，一定要知其然，知其所以然，否则不可能理解好这个法条。规定早于使用日无非就是为了恶意。任何一个合法的抗辩理由一定是主观是善意的，主观上如果存在恶意，法律一定是不保护的。但是现在如果仅仅以一个申请日为标准，确实可能存在商标权人是先使用后申请，在他使用和申请中间这个间隔的时间，被告知道了，被告就开始用的情况，在这种情况下被告有善意吗？其实他没有的。但如果我们在法律中只规定了早于申请日，是不是就意味着这个被告就可以合法抗辩了。这是我们从合理性的角度来分析。问题在于如果这么规定的话也会错杀无辜。有一些情况下，被告虽然确实用了，但被告不知道原告在用。什么情况下会出现这种巧合？一般来说，如果这两个地域离得挺远的，原告使用不是特别大规模，被告就不可能知道。还有一个要素是比较重要的，原告的商标应该多数情况下是现有词汇。如果它是臆造词，巧合的可能性非常小。在这个案件中，启航用在教育上是比较常见的。基于上述分析，我们就需要对它进行修改，把使用日删掉，加一个恶意要素，也就是被告要证明他没有恶意。如果被告能证明他没有恶意，这时候我们可以考虑是可以适用先用抗辩的。