关于专利法第三十三条的适用

　　国家知识产权局专利复审委员会于2008年4月16日对89105706.4号专利提出的无效宣告请求案件作出第11375号审查决定。该案所涉专利（下称本专利）的名称为“不烫手的电焊钳”，其申请日为1989年4月15日，授权公告日为1994年9月7日。

　　电焊钳是常用的焊接工具，它包括手柄内把和手柄外把，导电体（比如铜）放置在钳口位置内把的里面，在电焊钳的操作过程中，由于焊接和外界气温的影响，电焊钳手柄表面的温度升高而导致烫手。因此本专利提供一种不烫手的电焊钳，与此对应的技术方案是，在手柄内把和手柄外把之间留有散热间隙，散热间隙与大气相通，增大散热面积，比如通过螺丝将手柄外部紧固在手柄内把上，手柄外把上设有前固定孔和后固定孔，根据使用时的具体状况，是否烫手或者使用季节的不同，将手柄外把固定在手柄内把前后不同的固定位置上。

　　在授权公告的权利要求书中有10个权利要求，其中权利要求1和2如下：“1.一种不烫手的电焊钳，包括导电体（8）压杆（5）手柄内把（14）和手柄外把（15），其特征在于：手柄内把（14）与手柄外把（15）之间的散热间隙（17）与大气相通。2.按照权利要求1所述的不烫手的电焊钳，其特征在于，手柄外把（15）紧固在手柄内把（14）的后端。”

　　针对本专利，国家知识产权局专利复审委员会曾于2006年6月21日作出第8417号无效宣告请求审查决定（已生效）。该决定认定经修改的独立权利要求1相对于对比文件1符合中国专利法第二十二条第三款有关创造性的规定，宣告在专利权人于2005年9月26日提交的权利要求1－9的基础上维持89105706.4号发明专利权有效。

　　其中修改后的权利要求1的内容如下：“1.一种不烫手的电焊钳，包括导电体（8）压杆（5）手柄内把（14）和手柄外把（15），手柄内把（14）与手柄外把（15）之间的散热间隙（17）与大气相通，其特征在于，手柄外把（15）紧固在手柄内把（14）的后端。”

　　在此基础上，针对本专利，慈溪市金元电器有限公司（下称请求人）于2007年6月19日向专利复审委员会提出了无效宣告请求。请求人认为，本专利不符合专利法第三十三条的规定，同时提交了1份证据：湖南省长沙市中级人民法院（2005）长中民三初字第271号民事判决书复印件。随后，在提出无效请求后的一个月内，请求人又提出创造性的无效理由，并补充其它证据。

　　请求人认为本专利不符合专利法第33条的规定有：本专利授权文本的内容和本专利的“发明专利申请公开说明书”（以下简称公开文本）有文字不同之处，授权文本中权利要求2的内容与公开文本不同，其中“后端”超出了原始公开的记载范围。陈述的具体理由是：在授权公告文本中，权利要求2的描述是“按照权利要求1所述的不烫手的电焊钳，其特征在于，手柄外把（15）紧固在手柄内把（14）的后端。”专利权人将其和原权利要求1合并为新的独立权利要求。第8417号无效审查决定也正是因为授权公告说明书中“手柄外把最好紧固在手柄内把温度较低的后部，避开手柄内把温度较高的前部对手柄外把的热传导”的记载，认为该权利要求具有创造性。可见，手柄内外把的紧固位置是该专利的关键技术特征。但是原始说明书中没有记载“手柄外把紧固在手柄内把的后端”这一特征，在原始说明书第2页第7－8行“用螺丝紧固并接触的部分是设在手柄温度最低的尾端部”。显然尾端部不等于后端，更不等于后部，可见将尾端部修改为后端超出了原始记载的内容，并且扩大了保护范围。在证据1第12页中，原告（即专利权人）将包裹在导电体外部直至伸展到被外把套住的部分统称为内把，其中包裹在导电体外部的部分称之为内把的前端，而套在外把里面的部分称之为后端。而法院采纳了专利权人的上述观点。可见专利权人所谓的后端是远远超出了原始公开的范围，本专利修改后的权利要求书和说明书已经超出了原始申请文件的内容，不符合专利法第三十三条的规定。

　　经过口头审理后，合议组于2008年4月16日作出第11375号无效宣告请求审查决定。该决定认为本专利权利要求书的修改符合专利法第三十三条的规定，但是修改后的权利要求1相对现有技术不具有创造性。

　　关于专利法第三十三条，合议组认为，在公开文本中说明书第2页第1－3行有这样的记载“可将现有手柄前部上方具有的U形顶端面适当降低，使它离手柄圆轴线的距离臂手柄前部下方半圆筒的外径小百分之二十以上”，在第6页第2－3行有“本发明所称手柄前部是指手柄靠近钳口方向的一端，另一端则为尾端部”，从以上内容结合附图可以得知本专利的手柄沿纵向分为两部分：前部和尾端部，其中本专利中定义的“手柄前部”是靠近钳口一端到具有U形端面的位置截止的部分，而与手柄前部相反的另一部分则定义为“尾端部”。另外根据说明书第2页以及第6页的内容，根据工作电流大小和气温高低，是否烫手，可以用螺丝调节手柄外套筒的紧固位置，“用螺丝紧固并接触的部分是设在手柄温度最低的尾端部”就是指的当电流较大或者气温较高时需要将手柄外套筒固定在尾端部中温度最低的位置。

　　在本专利授权文本的说明书中，第3栏第4－7行和第4栏倒数第5－3行记载“手柄内把前部与后部存在很大温差，手柄外把最好紧固在手柄内把温度较低的后部，避开手柄内把温度较高的前部对手柄外把的热传导”，“本发明所称手柄内把（14）前部是指手柄内把（14）与导电体（8）接触的一端，另一端则为后部”。而从附图可以得知导电体的位置是从钳口到U形端面下方，因此授权文本中定义的手柄内把前部就是公开文本中定义的手柄前部，授权文本中定义的后部就是公开文本中定义的尾端部。本领域技术人员可以知道手柄内把与外把靠近的部分是温度渐进变化的部分，即手柄内把后部的温度有高有低，其中手柄外把紧固在温度最低的位置即公开文本中所述“温度最低的尾端部”只是其中效果较好的实施方式。因此，授权文本的权利要求2所述“手柄外把紧固在手柄内把的后端”和本专利公开文本中的内容一致，没有超出公开文本记载的范围。因此，本专利符合专利法第三十三条的规定。

　　针对第11375号决定，专利权人向北京市第一中级人民法院起诉，但只对决定中关于创造性的认定提出异议。在法院审理过程中，双方当事人对于被诉决定中关于专利法第三十三条的认定无异议。北京市第一中级人民法院于2008年10月作出（2008）一中行初字第725号判决，维持第11375号决定。

　　案例评析

　　我国专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于原说明书和权利要求书记载的范围既包括原说明书和权利要求书文字记载的内容也包括根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容。

　　本案的焦点在于授权文本相对于公开文本的修改是否超范围的问题。本案关于专利法第三十三条的适用是从权利要求的解释出发，分析修改后的权利要求中的用语“后端”是否能够从公开文本直接地、毫无疑义地确定。本专利授权文本的内容“手柄外把（15）紧固在手柄内把（14）的后端”确实在发明专利申请公开文本中没有对应的文字记载，在公开文本中与“后端”相对应的用语是“尾端部”。由于公开文本中有这样一句话“用螺丝紧固并接触的部分是设在手柄温度最低的尾端部”，从字面来看，尾端部的范围显然要小于后端的范围，因而请求人认为修改后的权利要求扩大了保护范围，本专利不符合专利法第三十三条的规定。由此需要确认“后端”和“尾端部”在本专利中的含义是否一致。

　　当涉及权利要求的修改时，需要判断相关用语的含义。就本案而言，修改后的“内把的后端”从字面上看无法确定是多大的长度，但是结合说明书的内容，“本发明所称手柄内把（14）前部是指手柄内把（14）与导电体（8）接触的一端，另一端则为后部”，可以得知后端就是所述的后部，而后部的范围应当是内把中不包括导电体的部分。在此基础上，需要确认这个含义的“后端”是否能够从公开文本中确定。

　　根据公开文本中的记载“本发明所称手柄前部是指手柄靠近钳口方向的一端，另一端则为尾端部”，以及结合附图可以得知本专利的手柄沿纵向分为两部分：前部和尾端部，其中本专利中定义的“手柄前部”是靠近钳口一端到具有U形端面的位置截止的部分，也就是包含导电体的部分，而与手柄前部相反的另一部分则定义为“尾端部”，也就是不包含导电体的部分。并且根据说明书中的内容，根据工作电流大小和气温高低和是否烫手来调节螺丝紧固位置的解释，可以确定“手柄温度最低的尾端部”实质上是指尾端部中温度最低的那一部分。由此可以确定修改后的“后端”与修改前使用的“尾端部”的含义一致，对应地手柄内把上的实际长度也是相同的。由于修改前后的含义一致，则权利要求中相应的修改能够从公开文本中毫无疑义地确定，因而没有扩大权利要求的保护范围，故合议组没有支持请求人的主张。（知识产权报　杨凤云）