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何种情况下,审查员不能依职权修改?

2010-1-13 12:00:28

  我们结合某一具体申请案说明这个问题。某件申请在发出第一次审查意见通知书之后,申请人答复,递交了修改了的权利要求书和说明书(称为权利要求书1和说明书1)。审查员认为仍存在不符合专利法及其实施细则有关规定之处,于是发出第二次审查意见通知书。申请人对此又进行了修改,递交了新的权利要求书和新的说明书(称为权利要求书2和说明书2)。

  经审查,审查员认为该权利要求书2和说明书2记载的某些内容超出了原始公开的范围,发出第三次审查意见通知书。申请人经补正,仅递交了一份新的权利要求书(称为权利要求书3),而没有递交新的说明书。

  由于说明书2是超范围文本,审查员在授权结案时,与该申请人电话讨论,双方同意采用符合要求的说明书1作为授权文本的说明书部分。

  在这种情况下,审查员不能依职权主动将说明书1作为授权文本的说明书部分予以授权,而应当要求申请人重新递交一份与说明书1内容相同的说明书3,然后,以新递交的说明书3与权利要求书3作为授权文本。这是因为,虽然电话记录中记载了经双方认可的情况以及所选用的文本,但电话记录不具有法律效力,如果申请人日后反悔,则该电话记录不具有约束力。因此,凡是可能引起保护范围变化的修改,均应由申请人重新递交文本,审查员不可主动代劳。


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